【編者按】近幾年上海法院受理專(zhuān)利侵權糾紛案件數量增長(cháng)較快，審理中遇到不少新情況新問(wèn)題。為統一法律適用，提升專(zhuān)利案件審判水平，我庭針對當前審判實(shí)踐中大家比較關(guān)心的一些難點(diǎn)問(wèn)題，總結近幾年專(zhuān)利案件審判經(jīng)驗，起草了《專(zhuān)利侵權糾紛審理指引（2011）》經(jīng)反復討論修改予刊發(fā)，供各庭在專(zhuān)利案件審判申參考。
1、產(chǎn)品權利要求中的方法特征對權利要求保護范圍的界定具有限定作用。
產(chǎn)品權利要求通常應當用
產(chǎn)品的結構特征來(lái)描述。但在產(chǎn)品權利要求中的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征無(wú)法用結構特征予以清楚地表征的情況下，允許借助方法特征表征。在確定含有方法特征的產(chǎn)品權利要求的保護范圍時(shí)；權利要求中的
方法特征對權利要求保護范圍的界定具有限定作用。
2、權利要求中用途特征對權利要求保護范圍的界定具有限定作用。
權利要求中有限定技術(shù)方案用途或者應用領(lǐng)域記載的，在確定權利要求的保護范圍時(shí)，權利要求中
記載的用途或者應用領(lǐng)域對權利要求保護范圍的界定具有限定作用。
3、涉及封閉式組合物權利要求的專(zhuān)利侵權糾紛中,被控侵權產(chǎn)品中另含有其他組分的,侵權指控不成立。
封閉式組合物權利要求表示組合物中僅包括所指出的組分而排除所有其他的組分。根據國家知識產(chǎn)權局《審查指南》規定，封閉式常用的措詞如“由……組成”、“組成為”、“余量為”等，這些都表示要求保護的組合物由所指出的組分組成，沒(méi)有別的組分，可以帶有通常含量的雜質(zhì)。
對于封閉式權利要求的組合物發(fā)明來(lái)說(shuō)，被控侵權產(chǎn)品組分必須與權利要求中的組分完全相同，才可以認定侵權。例：如果權利要求為“由A、B、C組成的甲”組合物發(fā)明被授予專(zhuān)利權，被控侵權產(chǎn)品乙的組分亦恰好為A、B、C，侵權指控成立。如果被控侵權產(chǎn)品乙中除了組分A、B、C外，還包含有組合物甲所不包含的組分D，侵權指控就不成立。
4、權利要求中功能性特征的內容,以說(shuō)明書(shū)及附圖描述的實(shí)現所述功能的具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式為限。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第4條規定(“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應當結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內容”。據此，
權利要求中功能性特征的內容不是以權利要求中記載的該功能本身為準，而是以說(shuō)明書(shū)及附圖描述的實(shí)現所述功能的具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式為限。
5、權利要求中
記載的某一特征只是記載了某一裝置所要實(shí)現的功能而沒(méi)有記載實(shí)現所述功能的裝置的結構,或只是記載了某一步驟所要實(shí)現的功能而沒(méi)有記載實(shí)現所述功能的步驟的工藝過(guò)程,則該特征為功能性特征。
如果權利要求中記載的某一特征只是記載了某一裝置(或者稱(chēng)為設備、機器、儀器等等)所要實(shí)現的功能，而沒(méi)有記載實(shí)現所述功能的裝置(或者被稱(chēng)為設備、機器、儀器等等)的結構，則該特征為功能性特征。但是，并非只要權利要求中記載了某一裝置所要實(shí)現的功能，就必然認定相應的特征是功能性特征。權利要求在記載某一裝置所要實(shí)現功能的同時(shí)，還記載了實(shí)現所述功能的裝置的結構，則相應的特征就不是功能性特征。
如果權利要求中記載的某一特征只是記載了某一步驟(或者被稱(chēng)為過(guò)程、方法、工藝等等)所要實(shí)現的功能，而沒(méi)有記載實(shí)現所述功能的步驟(或者被稱(chēng)為過(guò)程、方法、工藝等等)的工藝過(guò)程，則該特征為功能性特征。但是，并非只要權利要求中記載了某一步驟所要實(shí)現的功能，就必然認定相應的特征是功能性特征。
權利要求在記載了某一步驟所要實(shí)現的功能的同時(shí)，還記載了實(shí)現所述功能的步驟的工藝過(guò)程，則相應的特征就不是功能性特征。
6、在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看來(lái),權利要求所記載的裝置結構(或工藝過(guò)程)足以實(shí)現權利要求中某項技術(shù)特征所述功能的,該特征不應當被認定為功能性特征。
為避免被認定為功能性特征，并不要求權利要求要記載某一裝置結構(或者工藝過(guò)程)的每一個(gè)特定具體結構(或者特定具體過(guò)程)，而只是要求，在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看來(lái)，所記載的裝置結構(或者工藝過(guò)程)足以實(shí)現所述的功能即可。
在權利要求的撰寫(xiě)中，使用概括性的上位概念是常見(jiàn)的且是必要的，但上位概念如果上位到在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看來(lái)，所記載的裝置結構(或者工藝過(guò)程)已不足以實(shí)現所述的功能，則用該種上位概念描述的技術(shù)特征就應當被認定為是功能性特征。
7、權利要求中的某一項特征是否為一項功能性特征，其判斷主體是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。
權利要求中的某一項特征是否是一項功能性特征的判斷主體是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，法院應當從所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度，去判斷權利要求中記載該項特征是否描述了實(shí)現該特征所述功能的裝置結構(或者工藝過(guò)程)。
8、
說(shuō)明書(shū)及附圖未描述權利要求中功能性特征所記載功能的具體實(shí)施方式時(shí)，可直接認定專(zhuān)利侵權指控不能成立。
說(shuō)明書(shū)及附圖沒(méi)有記載實(shí)現權利要求中功能性特征所記載功能的具體實(shí)施方式時(shí)，依據《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第4條規定，不能確定權利要求中相應功能性特征的內容，進(jìn)而也無(wú)法確定權利要求的保護范圍。由于權利要求的保護范圍不能確定，故可直接認定專(zhuān)利侵權指控不能成立。
9、專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)描述的發(fā)明目的沒(méi)有被其他證據推翻的，權利要求的解釋?xiě)敺险f(shuō)明書(shū)對發(fā)明目的的描述。
在專(zhuān)利侵權訴訟中，當用說(shuō)明書(shū)及附圖解釋權利要求時(shí)，如果說(shuō)明書(shū)描述的發(fā)明目的沒(méi)有被其他證據推翻，則權利要求的解釋?xiě)敺险f(shuō)明書(shū)對發(fā)明目的的描述。如果說(shuō)明書(shū)描述的發(fā)明目的被其他證據推翻，則需根據相應證據所重新認定的最接近的現有技術(shù)，重新確定發(fā)明目的，對權利要求的解釋?xiě)敺显撝匦麓_定的發(fā)明目的。
10、
新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專(zhuān)利糾紛案件，由原告對涉案產(chǎn)品是否屬于新產(chǎn)品進(jìn)行充分說(shuō)明，被告反駁應提交反證。
新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專(zhuān)利糾紛案件中，對于涉案產(chǎn)品是否屬于新產(chǎn)品，在原告進(jìn)行說(shuō)明后，人民法院可以認定涉案產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品。被告認為原告關(guān)于新產(chǎn)品的主張不能成立的，由被告舉證予以反駁。
如果原告主張權利的新產(chǎn)品制造方法發(fā)明是如“產(chǎn)品及其制造方法”發(fā)明專(zhuān)利中的“制造方法”，則推定該制造方法制造的產(chǎn)品為新產(chǎn)品。被告不同意該推定的，由被告舉證予以反駁。
11、被控侵權技術(shù)方案中的等同技術(shù)特征是在專(zhuān)利授權或無(wú)效程序陳述中明確放棄的，不得再依據該等同技術(shù)特征認定等同侵權成立。
專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，根據專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人的陳述，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為被控侵權技術(shù)方案中的等同技術(shù)特征是專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或無(wú)效程序陳述中明確放棄的，不得再依據該等同技術(shù)特征認定等同侵權成立。
12、除非例外情況,不得以被控侵權技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權利要求中被限制性修改的相應技術(shù)特征相等同為由，認定等同侵權成立。
專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人對權利要求進(jìn)行限制性修改的，在專(zhuān)利侵權訴訟中，不得以被控侵權技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權利要求中被限制性修改的相應技術(shù)特征相等同為由，認定等同侵權成立。但該等同技術(shù)特征在權利要求修改時(shí)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能預見(jiàn)的除外。
13、現有技術(shù)抗辯規則在等同侵權和相同侵權中均可適用：被控侵權技術(shù)方案與一項現有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者等同的，或者該領(lǐng)域普通技術(shù)人員認為被控侵權技術(shù)方案是一項現有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡(jiǎn)單組合的，現有技術(shù)抗辯成立。
現有技術(shù)抗辯規則在等同侵權和相同侵權中均可適用。被訴落人專(zhuān)利權保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者等同的，或者該領(lǐng)域普通技術(shù)人員認為被控侵權技術(shù)方案是一項現有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡(jiǎn)單組合的，應當認定被訴侵權人實(shí)施的技術(shù)屬于現有技術(shù)，現有技術(shù)抗辯能夠成立。
14、在相同侵權中,被控侵權技術(shù)方案與抵觸申請中的技術(shù)方案相同時(shí),可類(lèi)推適用現有技術(shù)抗辯。
被訴侵權人以實(shí)施的技術(shù)是抵觸申請中公開(kāi)的技術(shù)方案主張不構成專(zhuān)利侵權的，在相同侵權中才可以類(lèi)推適用現有技術(shù)抗辯，且被控侵權技術(shù)方案與抵觸申請中公開(kāi)的技術(shù)方案相同時(shí)，不侵權抗辯才能夠成立。
15、被控產(chǎn)品外觀(guān)與專(zhuān)利外觀(guān)設計在整體視覺(jué)效果上無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的,被控產(chǎn)品外觀(guān)與專(zhuān)利外觀(guān)設計相近似。
一般消費者在產(chǎn)品外觀(guān)視覺(jué)效果上將被控侵權產(chǎn)品與外觀(guān)設計專(zhuān)利產(chǎn)品相混淆，會(huì )誤將被控侵權產(chǎn)品當作專(zhuān)利產(chǎn)品購買(mǎi)，則認定被控產(chǎn)品外觀(guān)與專(zhuān)利外觀(guān)設計在整體視覺(jué)效果上無(wú)實(shí)質(zhì)性差異。如果在整體視覺(jué)效果上無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的，則認定兩者相近似。
16、
外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中的一般消費者應當是被控侵權產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者。
外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中的一般消費者應當是被控侵權產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者。
被控侵權產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者在產(chǎn)品外觀(guān)視覺(jué)效果上將被控侵權產(chǎn)品與外觀(guān)設計專(zhuān)利產(chǎn)品相混淆，誤將被控侵權產(chǎn)品當作專(zhuān)利產(chǎn)品購買(mǎi)，從而使外觀(guān)設計專(zhuān)利權人的產(chǎn)品市場(chǎng)份額受到侵占，市場(chǎng)經(jīng)濟利益受到損害，由此才構成外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權。
17、專(zhuān)利外觀(guān)設計產(chǎn)品是中間產(chǎn)品的,外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中的一般消費者應當是被控侵權的中間產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者。
如果專(zhuān)利外觀(guān)設計產(chǎn)品是中間產(chǎn)品而非最終產(chǎn)品，外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中的一般消費者應當是被控侵犯該外觀(guān)設計專(zhuān)利權的中間產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者，而非組裝了被控侵權中間產(chǎn)品的最終產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者。因為，被控侵權中間產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者在視覺(jué)效果上在中間產(chǎn)品與專(zhuān)利外觀(guān)設計產(chǎn)品之間產(chǎn)生了混淆，才會(huì )導致被控侵權入侵占專(zhuān)利權人產(chǎn)品市場(chǎng)份額、損害專(zhuān)利權人的市場(chǎng)經(jīng)濟利益。
18、外觀(guān)設計侵權判定中一般消費者混淆與商標侵權判定中相關(guān)公眾混淆的區別。
外觀(guān)設計侵權判定中一般消費者混淆是指被控侵權產(chǎn)品的實(shí)際購買(mǎi)者在產(chǎn)品外觀(guān)視覺(jué)效果上將被控侵權產(chǎn)品與外觀(guān)設計專(zhuān)利產(chǎn)品相混淆，一般消費者發(fā)生混淆的時(shí)間點(diǎn)包括但不限于其購買(mǎi)被控侵權產(chǎn)品時(shí)。商標侵權判定中相關(guān)公眾混淆是指相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆，誤認為其所購買(mǎi)的商品或者服務(wù)是由商標權享有者提供的，或者誤認為其所購買(mǎi)的商品或者服務(wù)的提供者與商標權人有特定的聯(lián)系。外觀(guān)設計侵權判定涉及的是產(chǎn)品外觀(guān)整體視覺(jué)效果上的混淆，與對產(chǎn)品來(lái)源是否發(fā)生混淆無(wú)關(guān)；商標侵權判定涉及的是商品或者服務(wù)來(lái)源的混淆，與商品外觀(guān)的視覺(jué)效果無(wú)關(guān)。
19、現有設計抗辯可以援引一項現有外觀(guān)設計及慣常設計:特定情況下,也可以援引抵觸申請中公開(kāi)的外觀(guān)設計。
被訴侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計與一項現有設計相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的，或者被訴侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計是一項現有外觀(guān)設計與所屬設計領(lǐng)域慣常設計的簡(jiǎn)單組合的，被訴侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計就屬于現有設計，現有設計抗辯能夠成立。
被訴侵權人以其產(chǎn)品中的外觀(guān)設計屬于抵觸申請中公開(kāi)的外觀(guān)設計主張不構成侵權的，可以類(lèi)推適用現有設計抗辯。但以被訴侵權產(chǎn)品的外觀(guān)設計屬于抵觸申請中公開(kāi)的外觀(guān)設計與慣常設計的簡(jiǎn)單組合為由，抗辯不構成侵權的，抗辯不能成立。
20、現有設計的內容不限于僅有的主視圖披露的內容。
某一現有設計僅有一張主視圖，該現有設計的內容不應僅限于該主視圖披露的內容，還應包括依據一般的認知能夠并結合該現有設計在使用時(shí)所處的環(huán)境與狀態(tài)，可以直接地、明確地確定的設計內容?，F有設計抗辯是否成立，應當依據現有設計的該主視圖以及可以直接地、明確地確定的設計內容，根據現有設計阬辯的規則進(jìn)行判斷。
21、不能僅以侵權產(chǎn)品的銷(xiāo)售商不能證明其產(chǎn)品具體合法來(lái)源為由認定其為侵權產(chǎn)品的制造者。
除非有證據證明被控侵權人制造了侵權產(chǎn)品，否則不能僅以侵權產(chǎn)品的銷(xiāo)售商不能證明其產(chǎn)品具體合法來(lái)源為由，認為被控侵權人為侵權產(chǎn)品的制造者。
22、有產(chǎn)品合法來(lái)源的專(zhuān)利侵權產(chǎn)品銷(xiāo)售商無(wú)須支付權利人合理的維權費用。
銷(xiāo)售者能證明其產(chǎn)品合法來(lái)源的，不承擔賠償責任，也不承擔權利人為了維權而支出的合理費用，但是應當承擔停止侵害的法律責任。
23、被告僅侵犯原告專(zhuān)利的許諾銷(xiāo)售權不需要承擔損害賠償責任。
被告僅侵犯原告專(zhuān)利的許諾銷(xiāo)售權，不需要承擔損害賠償責任；但應承擔停止侵權的法律責任并應支付原告為制止許諾銷(xiāo)售行為所支出的合理費用。
